Как не потерять свой товарный знак

Товарный знак — защищенная законом интеллектуальная собственность, которая позволяет делать ваши товары или услуги более узнаваемыми и заметными для покупателей. Исключительное право на его использование выдает Роспатент на 10 лет. Но в определенных ситуациях защита этого права может прекратиться досрочно. Расскажем, как не потерять товарный знак и защитить его от посягательств конкурентов.

◾ Из-за чего можно потерять товарный знак

Недостаточно просто пройти регистрацию в Роспатенте и получить соответствующее свидетельство, чтобы его сохранить. Охрану могут прекратить досрочно, если не пользоваться товарным знаком. Так сделано специально — это защищает предпринимателей от нечестной конкуренции. Лишая исключительного права на неиспользуемый товарный знак его изначального правообладателя, суд открывает возможность зарегистрировать и применять его другим. Это также позволяет избежать регистрации множества товарных знаков с целью не использовать их, а помешать конкурентам или вымогать деньги у честных бизнесменов, как это делают патентные тролли.

В целом случаев, когда товарный знак могут отобрать, немного:

● Время его действия окончилось. Право на ТЗ нужно продлевать каждые 10 лет. Если предприниматель забыл вовремя написать в Роспатент, то сразу после окончания срока действия права любая фирма может зарегистрировать это знак на себя.

● Он непрерывно не использовался в течение 3-х лет. Причем именно в тех классах, которые были указаны при регистрации. Если ТЗ простаивает, то любая фирма может потребовать досрочного прекращения его охраны, чтобы зарегистрировать на себя.

● Если правообладателя больше нет. Если компания решила любым способом реорганизоваться или ликвидироваться, то она должна передать права на ТЗ преемнику по закону, иначе знак будет утерян.

● Товарный знак перестал выполнять различительную функцию. Применяется, если он вошел во всеобщее употребление как определение для какой-либо категории продукции («термос», «вазелин», «эскимо»).

● Товарный знак зарегистрирован только ради недобросовестной конкуренции. Такое случается, если предприниматель регистрирует бренд или имя конкурента, которое тот активно использовал без регистрации, как свой товарный знак.

Обратиться в суд и потребовать более не защищать товарный знак целиком или отдельно в некоторых классах МКТУ (Международной классификации товаров и услуг) может заинтересованное в этом лицо. То есть любой, кто хочет и может использовать ваш товарный знак в своих целях. Причем намерение его применять еще придется доказывать реальными возможностями, например наличием производственных мощностей.

◾ Как избежать потери товарного знака

Роспатент не отслеживает, как именно правообладатель реализует свои права на товарный знак. Но следить за этим могут патентные тролли для получения выгоды. Например, чтобы быстренько зарегистрировать ТЗ на себя, а потом просить за него выкуп — ведь вы не захотите терять клиентов из-за ребрендинга. Конкуренты же могут зарегистрировать знак на себя, переманивая покупателей знакомым логотипом. Поэтому важно не дать им повода лишить вас вашего законного права на товарный знак.

Проверьте, не вышел ли срок регистрации

Продлевать правовую охрану можно только в последний год ее работы. То есть через 9 лет после регистрации либо предыдущего продления. Срок начинает идти сразу после подачи заявления в Роспатент. Также можно купить еще 6 месяцев защиты после 10-летнего периода, в течение которых вы можете подать заявление и не потерять права на товарный знак.

Для обновления сроков надо подготовить в бумажном либо электронном виде и передать в Роспатент несколько документов:

● заявление о продлении срока действия права на товарный знак;

● согласие на обработку персональных данных;

● заявление о зачете оплаченных госпошлин;

● ходатайство об охране товарного знака в течение дополнительных 6 месяцев после ее окончания.

Отправить пакет документов можно физически на адрес ведомства: Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993, Российская Федерация. Если вы живете в Москве, то можно вместо почты прийти лично по этому адресу. Также можно оформить все через Госуслуги — это быстрее и не требует личного присутствия.

Для продолжения процесса нужно также оплатить пошлины (п. 2.22 и п. 2.25 из Приложения 1 к ПП №941):

● 20 000 руб. за рассмотрение заявления на продление, когда речь идет об обычном товарном знаке. Либо 27 000 руб., если это коллективный ТЗ.

● По 1000 руб.за шестой и последующие классы МКТУ, в которых он действует.

● 2500 руб. за предоставление дополнительных 6 месяцев на подачу заявления — на случай, если вы забудете и пропустите основной 10-летний срок.

● Опционально — еще 2000 руб. за выдачу физического бумажного свидетельства на товарный знак.

На уплату госпошлин есть 2 месяца с момента, как вы отправите заявку. Но чем раньше вы их оплатите, тем быстрее будет решение о продлении, так что имеет смысл расплатиться сразу. Оформить квитанцию можно на сайте Роспатента.

Роспатент может изучать заявление 56 дней. Как только оно будет рассмотрено, то в течение 5-ти суток ведомство отправит уведомление об итоговом своем решении. Если Роспатент отказал в продлении, а вы с этим не согласны, то можно это оспорить в Арбитражном суде.

Пользуйтесь товарным знаком

Если вы не использовали товарный знак в течение 3-х лет, вам могут написать с предложением либо добровольно отказаться от прав на него, либо продать их за определенную сумму. Сделать это может любой заинтересованный человек.

Если вы не докажете, что реально пользуетесь знаком (производите продукцию, печатаете на флаерах и раздаете их, размещаете в рекламных баннерах), то обратившийся может через суд лишить вас на него прав. Тогда он сможет присвоить товарный знак и применить в собственных целях, а вы потеряете клиентов, которые помнят вас по нему.

Разберемся, что конкретно обозначает «Использование товарного знака». Согласно ч. 2 ст. 1484 ГК РФ, можно его применять для индивидуализации товаров, услуг либо работ, в отношении которых он зарегистрирован. В это понятие входят:

● Размещение на товарах, упаковках, этикетках продукции, которая вводится в гражданский оборот в пределах России, ввозится на ее территорию либо транспортируется или хранится для этого. Под введением в оборот подразумеваются продажа либо предложение к продаже, демонстрация.

● Применение при выполнении работ либо оказании услуг. Допустим, если при ремонте офиса вы используете фирменное сочетание цветов или специально разработанный оттенок для дизайна.

● Размещение на документах, связанных с торговлей или оказанием услуг, например на счетах-фактурах, выписках, накладных.

● Использование в рекламе любым способом. В том числе онлайн, на телевидении и в других цифровых форматах.

● Публикация в интернете, в том числе в доменном имени, названии группы в соцсети, электронной почте и при других способах адресации.

Есть нюанс: применять ТЗ нужно именно в том классе МКТУ, для которого он был зарегистрирован. Например, если вы активно производите лакокрасочные материалы (2 класс), а на выпуск масел и смазок (4 класс) ресурсов не осталось, то конкурент может отобрать у вас право на товарный знак только в 4 классе МКТУ. А если будете вместо красок и масел 3 года подряд выпускать только кирпичи, то останетесь без товарного знака в 2 и 4 классах.

Если не выходит пользоваться ТЗ самостоятельно во всех заявленных категориях, то можно передать это право кому-нибудь. Придется найти желающих, оформить и зарегистрировать лицензионный договор. Это удобно, чтобы сохранить знак в том МКТУ, в котором вы пока не работаете, но и терять не хотите. Но придется контролировать, точно ли лицензиат использует ТЗ.

Совет: чтобы не пришлось разбираться с заинтересованными в вашем ТЗ лицами, тратить на это время и деньги, не набирайте лишние классы: укажите только те, в которых точно будете работать либо планируете начать в ближайшее время.

Своевременно оформляйте передачу прав

Если вы ликвидируете либо реорганизовываете юридическое лицо, то стоит заранее озаботиться передачей права на товарный знак. Если этого не сделать, на аннулирование прав может подать кто угодно — и у вас не выйдет этому помешать.

При реорганизации, согласно 1241 ГК РФ, право на товарный знак автоматически переходит юрлицу по правопреемству (ст. 58 ГК РФ). Но нужно сразу же прописать это в передаточном документе. Без этого правильно передать права не выйдет, вы потеряете ТЗ. После этого подать в Роспатент заявление о государственной регистрации перехода права, приложить этот переходный документ как доказательство и уплатить пошлину: 13 500 руб. за первый и 11 500 руб. за каждый последующий товарный знак (п. 3.14 из Приложения 1 к ПП №941). Опционально можно доплатить 2000 руб. за бумажное свидетельство.

При ликвидации юридическое лицо может уступить товарный знак другому юрлицу или физлицу, чтобы не допустить прекращения его защиты. Это также нужно будет зафиксировать в документах, обратиться в Роспатент для регистрации перехода прав и оплатить пошлину. Либо можно ничего не делать, и тогда вместе с ликвидацией прекратится и защита исключительного права. Об этом тоже нужно будет уведомить Роспатент — написать заявление о прекращении правовой охраны в связи с ликвидацией правообладателя.

◾ Защита товарного знака

Недобросовестные конкуренты могут использовать ваш товарный знак или похожий на него до степени смешения, чтобы переманить клиентов/покупателей. Например, выпустить аналогичный товар под предельно похожим логотипом, просто поменяв цвета на нем местами или подобрав похожее название.

Если вы не станете препятствовать нарушителям, то можете потерять деньги и репутацию. Но запретить использовать свой товарный знак можно только в том же классе МКТУ, в котором он зарегистрирован. Условно, если вы производите шамотный кирпич под брендом «БрикСолюшен» (класс МКТУ 19), то не сможете запретить кому-то выпускать детский конструктор (класс МКТУ 28) под этим же названием. Если же конкурент реализует однородные с вами товары под вашим или сходным ТЗ, то можно отстоять свои права.

Защита товарного знака в интернете

Если вы увидели, что конкуренты используют ваш товарный знак в целях собственного продвижения онлайн, то попробуйте договориться с социальными и поисковыми сетями. Для этого можно не дожидаться решения суда или даже ответа нарушителя. Обращение с доказательствами нарушения может привести к удалению рекламы, странички в социальной сети или доменного имени. Но нужно предоставить веские доказательства:

1. Составьте письмо в техподдержку с аргументами и ссылками на страничку торгового знака на сайте Роспатента.

2. Отметьте, что не предоставляли право на использование знака нарушителю. Укажите его данные, которые вам известны — страницу в соцсети, где размещен ТЗ, ссылку на рекламу и т. д.

3. Попросите принять меры по устранению нарушения — удалить рекламу, прекратить регистрацию домена и т. д.

Обычно письма в техподдержку достаточно, чтобы администрация удалила неправомерно размещенный ТЗ со своего ресурса либо хостинга. Если это не помогло, можно отправить официальное обращение в юридический отдел ресурса. В некоторых ситуациях юристы могут потребовать решение суда для удаления материалов.

На заметку. В качестве доказательств ваших прав продемонстрируйте рекламное техзадание или товарные накладные на поставки продукции, фотографии товаров со свежей датой производства, видеозаписи, документы — все, что может подтвердить применение ТЗ в вашей деятельности за последние 3 года. Если же товарный знак используете не вы, а ваши лицензиаты, то вместо этого отправьте ссылку на страницу знака в реестре Роспатента. На ней будут перечислены все зарегистрированные лицензионные договоры.

Разбирательства с нарушителем

Если нарушитель зарегистрировал товарный знак, предельно похожий на ваш визуально, текстово, фонетически или как-либо еще (и по каким-то причинам Роспатент при регистрации этого не заметил), то можно сразу прийти с возражением в Палату по патентным спорам. Если организация увидит нарушение, то решение Роспатента будет отменено, конкуренту придется регистрировать другой ТЗ.

Чтобы прекратить неправомерное использование вашего или похожего до степени смешения товарного знака, необходимо обращаться в Арбитражный суд. Но перед этим попробуйте договориться с нарушителем по-хорошему — это может оказаться проще и быстрее:

1. Обратитесь с претензией в досудебном порядке. Потребуйте прекратить использование вашего товарного знака, избавиться от продукции с ним (если она есть) и выплатить компенсацию. Приложите документ, который подтверждает наличие у вас прав на этот ТЗ, и пригрозите обращением в суд. Чаще всего на этом нарушение и заканчивается, а путем переговоров можно договориться о взаимовыгодных условиях.

2. Если нарушитель не реагирует на досудебную претензию в течение месяца либо не соглашается с ней, то нужно идти в Арбитражный суд. В исковом заявлении нужно указать те же требования, что и в досудебной претензии: прекращение использования товарного знака, уничтожение товаров с этим ТЗ и компенсация. Если доказательств достаточно, то ответчик будет признан нарушителем, его обяжут прекратить нарушение и выплатить компенсацию неудобств.

Чтобы разобраться с проблемой с минимальной тратой времени и сил, лучше нанять патентного поверенного. Это профессионал-практик, который специализируется на ведении дел по интеллектуальной собственности и общении с Роспатентом. А также помогает защищать права заявителя в досудебном и судебном порядке (составляет претензии, фиксирует нарушения и предоставляет доказательства). Реестр патентных поверенных есть на сайте Роспатента.